美国专利商标局更新专利审查指南

发布时间:2019-08-20 17:08:01

美国专利商标局(以下简称“USPTO”)于2012年8月首次发布《专利审理指南》(“Office Patent Trial Practice Guide ”,以下简称“审查指南”),同时发布《美国发明法案(“American Invents Act”)》审判规则,内容包括专利复审程序(“Inter Partes Review”,以下简称“IPR程序”)、授权后重审程序(“Post-Grant Review”,以下简称“PGB程序”)和商业方法重审程序(“Covered Business Method”,以下简称“CBM程序”),旨在通报专利审查程序的标准实践,在专利审判和上诉委员会(“ the Patent Trial and Appeal Board”,以下简称“委员会” )委员之间建立程序的一致性。为了使公众了解最新状态,USPTO通过逐段滚动方式发布审查指南的更新内容。审查指南的首修订版于2018年8月发布,第二版于2019年7月发布。
2019年7月版内容比2018年的版本更为广泛,包括以下几点:
1.授予“额外审查请求”的条件
在确定何时于IPR程序及其派生程序中授予“额外审查请求”(“additional discovery”)时,委员会将适用“司法利益”(“Interests of Justice”)标准,并将首先遵循Garmin Int'l诉Cuozzo Speed案中的五个因素。对于PGB程序和CBM程序,委员会将采用“正当理由”(“Good Cause”)标准,并将首先遵循Bloomberg诉Markets-Alert Pty Ltd.案中提出的要素。
2.对专利范围进行解释的标准变更
委员会对专利范围进行解释的标准(“Claim Construction”,译者注:在审查专利申请的过程中, USPTO根据说明书对权利要求进行解释)进行了变更,即从原本的BRI标准(“Broadest Reasonable Interpretation”,最宽广合理解释),变更成Phillips标准(客观而合理的解释,译者注:BRI标准比Phillips标准要宽广的多)。此外,指南强调,委员会将根据一系列非排他性因素,审查先前在民事诉讼程序或者美国国际贸易委员会(“United States International Trade Commission”,译者注:美国国际贸易委员会是一个独立的、非党派性质的准司法联邦机构,根据美国关税法第337条,其具有若干权限,特别可就美国知识产权人所提出被告侵害美国知识产权人权利之行为进行调查,ITC的决定为行政决定)相关程序中的专利范围解释,包括相关记录之间的相似性、做出专利范围解释的及时性等。
3.允许专利权人在IPR程序的初次答复意见中提交证人证言
USPTO允许专利权人在初次答复意见中提交证人证言(“testimonial evidence”,译者注:类似专家证言,此项变更旨在改变当前专利权人质证采信处于不利地位的情形,从而令当事双方的举证责任达到合理平衡状态),证人证言所产生的任何重要事实问题,都将以有利于申请人的方式被审查。由于委员会必须在很短的时间内就是否审查作出决定,很少有申请人被准许就证人证言提出答复。申请人通常有机会在审查决定做出之后对专利权人进行交叉询问,并且在达成最终书面决定时,委员会根据具体情况权衡是否采纳证人证言。
4.在同一时间提交针对相同专利权的多份审查申请需提供附加信息
更新后的审查指南强调在绝大多数情况下,针对同一专利权提出的异议,申请人无需多次提出审查申请,在极少数情况下需要两次提出申请,如专利权人在诉讼中存在大量索赔诉求或者在多个“现有技术”文献中存在关于优先权日期的争议,但三次或三次以上的申请是不合适的。如果申请人决定对同一专利权提出审查请求,申请人需对多份申请的优先性进行排序并解释多份申请的差异(最好包括表格)、差异是否重要以及委员会需行使裁量权对超过一份申请进行审查的理由。这些附加信息可以在申请书的单独文件中提交。
5.实践和程序修正请求
USPTO启动关于实践和程序修正请求(Motion to Amend,译者注:IPR、PGR、CBM程序中,专利权人可通过请求形式修改专利范围)的试点计划。该计划为专利权人提供了修正请求的附加选择,包括:(1)在第一次提出修正请求时要求委员会提供初步指导;(2)可对修正请求进行修改并提交给委员会。有关当前修正请求的更多信息,请访问以下网站:https//www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard。
6.委员会决定合并审查请求时考虑的因素
委员会在决定是否批准合并审查请求时可考虑的因素包括:合并的理由、二次审查请求是否提出了不可专利性的新理由、合并对首次请求成本和时间的影响以及合并是否会增加提交辩论意见书和搜证程序的复杂性。
7.案件被联邦巡回上诉法院发回时应遵循的程序
委员会尽量在六个月内就联邦巡回上诉法院发回的案件做出审查决定。被发回审查的案件当事人应在10个工作日内与委员会联系,在合理和诚意的情况下举行电话会议,商定案件发回审查的程序。
8.当事人要求修改“默认保护令”的程序
一般情况下保护令不是默认的,必须由一方或多方当事人提出,且必须由委员会批准。新的审查指南鼓励各方就保护令达成协议,但若没有此类协议,委员会可以选择2019年更新附录B中的“默认保护令”(“default protective order”)。若寻求修改“默认保护令”,各方当事人可以就修改达成一致意见,只要修改与程序的完整性和有效管理性一致,委员会通常会接受修改。
当委员会的诉讼程序与平行地区法院的诉讼程序涉及相同当事人和诉讼标的时,当事人可以请求由地区法院通过保护令,由委员会执行保护令。但是在向委员会提交执行保护令之前,应删除与委员会请求程序相冲突的内容以及涉密信息。
完整的审查指南可从USPTO网站获得:https://www.uspto.gov/TrialPracticeGuide3。

编译:戴倩倩
原文链接:https://www.ptablaw.com/2019/07/24/the-uspto-releases-the-july-2019-update-to-the-office-patent-trial-practice-guide/

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